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专利无效宣告行政程序中主动放弃权利要求对于专利侵权诉讼的影响

裁判要旨：在上诉人山东阳谷达盛管业有限公司、山东卓睿达盛管业有限公司与被上诉人顺方管业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【（2019）最高法知民终145号】中，最高人民法院指出，权利人在涉案专利的无效宣告行政程序中以删除权利要求的方式主动放弃民事侵权案件中据以主张权利的权利要求，无论记载该放弃行为的行政决定的效力是否最终确定，被放弃的权利要求均无恢复之可能，不能在侵害专利权纠纷中再将之纳入专利权保护范围，其据以主张侵权的权利基础不复存在，有关诉讼请求可以判决方式驳回。

梳理：

侵害专利权纠纷有赖于相对确定的权利基础，以尽可能的降低或避免因权利基础丧失导致裁判效力丧失。尽管专利的有效性是客观的不以人的意志为转移的存在，但对专利有效性的评价是主观的，取决于对法律事实的取得能力和当事人对所取得法律事实的理解。据此可知，权利基础不存在绝对的确定，或者说，追求绝对确定是不现实的，侵害专利权纠纷需兼顾公平与效率，如发明专利被提起无效宣告，相应侵害发明专利权纠纷的民事诉讼不会中止，实用新型专利被提起过专利无效宣告并被维持或者部分无效，再次针对该实用新型专利再次提起无效，相应的侵害实用新型专利权纠纷的民事诉讼也不会中止，都是兼顾效率的体现。

早期存在着等待实用新型专利或外观设计专利无效宣告决定生效后才恢复相应侵权纠纷民事诉讼的情形，其前提条件是被告针对正在进行的侵权诉讼提出了中止请求并被允许。本裁判要旨所针对的是一种特殊情况，被告没有提出中止审理的请求，但在无效宣告程序中专利权人主动修改了权利要求，导致据以主张的权利要求归于无效。

以下为二审判决书中部分内容:

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：“人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。”在侵害专利权纠纷中，权利人明确其据以主张权利的权利要求既是确定专利权保护范围的基础，也是权利人对自己权利的处分。同样，当被诉侵权人或者案外第三人向国家知识产权局提出无效宣告请求，专利权人为维持专利权有效，可以选择通过删除部分权利要求等方式修改权利要求书，其中体现的亦是权利人对自己权利的处分。虽然以上两种处分行为存在于两个不同的法律程序中，但该两种处分行为之间密切关联，既要避免将两个程序割裂而影响被诉侵权人正常的生产经营，又要避免将两个程序混同而影响权利人正当权益的保护。基于此，对于权利人在涉案专利的无效宣告程序中通过删除权利要求的方式主动放弃民事侵权案件中据以主张权利的权利要求且被国家知识产权局所接受的，无论记载该放弃行为的行政决定的效力是否最终确定，权利人均不得在侵害专利权纠纷中再将之纳入专利权保护范围。鉴于权利人据以主张专利权保护范围的基础已不复存在，相关权利要求亦无恢复之可能，为实现纠纷的实质性解决，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求。

本案中，顺方公司在无效宣告程序中将授权公告文本的权利要求3和4合并形成新的权利要求1，此时其在本案中据以主张权利的权利要求1-3已经被主动放弃。一方面，主观上，顺方公司主动删除权利要求1-3视为其承认权利要求1-3自始即不符合授予专利权的实质性条件，即权利要求1-3原本就不应当被授权；另一方面，客观上，顺方公司主动删除权利要求1-3符合《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节的相关规定并且已经被国家知识产权局所接受，即使第41399号决定在行政诉讼中被撤销，根据禁止反悔的原则，权利要求1-3亦不能再作为其主张权利的基础。鉴于顺方公司在本案中仅以权利要求1-3作为其主张权利的基础，在权利要求1-3已经被其主动放弃的情况下，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条的规定，顺方公司据以提起本案诉讼的专利权保护范围的基础不复存在，其诉讼请求不能成立，因此应判决驳回其诉讼请求。

另外，多说一句，如果专利权人的放弃是受胁迫等情况下的违背本人真实意思的被动行为，放弃的权利要求仍有恢复的可能，判决书中所述及的不可能恢复可能有些绝对了。