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专利实施许可合同未备案是否影响被许可人适格原告的认定

分类:从业心得    时间:(2022-07-25 10:25)    点击:445

专利法第十四条第二款规定,专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。这是一个使用命令语“应当”修饰的义务性条款,然而,问题的关键是该条款并未陈述出一个完整的规则,只有行为模式,而无法律后果。那么在侵害专利权纠纷中,如果当事人没有备案是否会影响被许可人适格原告的认定呢?

先看第(2021)最高法民申6622号民事裁定书,最高院认为:凌云公司在原审诉讼中提供其与涉案专利权人山东帅奇鞋业有限公司签订的包括涉案专利在内《注册商标、专利独占使用权许可合同》,并提供了凌云公司支付第一年许可费的相应凭证,故原审法院认定凌云公司根据山东帅奇鞋业有限公司的授权享有涉案专利独占使用权,其有权对涉案被诉行为主张权利,系本案适格主体,并无不当。涉案专利独占使用权许可合同是否备案,并不影响凌云公司的诉讼主体资格的认定。因此,单就诉讼主体资格而言,专利实施许可合同是否备案是没有影响的,原因应是如果没有其他约定的生效条件,专利实施许可合同一经签署即生效,备案不是专利实施许可合同的生效要件。

好吧,你可以选择不去备案,省得别人知道你过多的商业信息,然而在一些事务中对专利实施许可合同仍有特别的要求。先看《专利审查指南》第五部分第十章第2.3节第(3)项,请求人是利害关系人的,在提出专利权评价报告请求的同时应当提交相关证明文件。例如,请求人是专利实施独占许可合同的被许可人的,应当提交与专利权人订立的专利实施独占许可合同或其复印件;请求人是专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人的,应当提交与专利权人订立的专利实施普通许可合同或其复印件,以及专利权人授予起诉权的证明文件。如果所述专利实施许可合同已在国家知识产权局备案,请求人可以不提交专利实施许可合同,但应在请求书中注明。这个有点影响,好在不大,大不了处理具体事务时附上专利实施许可合同。

《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第四条第一款第(二)项规定,利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料,未经备案的应当提交专利权人的证明,或者证明其享有权利的其他证据。据此规定可知涉及到该类事务也影响不大。

下面这个可能会有相对较大的影响:《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三十二条当事人主张参照知识产权许可使用费的合理倍数确定赔偿数额的,人民法院可以考量下列因素对许可使用费证据进行审核认定:(一)许可使用费是否实际支付及支付方式,许可使用合同是否实际履行或者备案。是否备案之所以在此类事务中会有较大影响,在于在先的备案活动的确定性对在后行为的影响,如果不加以规范,权利人或者利害关系人会有一些不利于被诉侵权行为人的操作空间。好在是否备案只是一个备选要件,是否实际支付及支付方式才是主要要件。但不可回避的是“备案”能取代“是否实际履行”

整体而言,你高兴备案就备案,不高兴备案就不备案……

不过“以上”都是暂时的,因为国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出“完善知识产权质押登记和转让许可备案管理制度”,不知道会完善成啥样子。

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